Il marchio internazionale

Il marchio internazionale è un marchio che dà la possibilità, attraverso una domanda unica, di ottenere la protezione nei diversi paesi designati fra quelli aderenti ad accordi internazionali.

Ultimo aggiornamento:

16 Ottobre 2024

Tempo di lettura:

Cosa è

Il "Marchio Internazionale" permette di registrare il proprio marchio in più Paesi europei ed extraeuropei che hanno aderito all'Accordo di Madrid e/o al Protocollo di Madrid, con il deposito di una sola domanda. Il Sistema è amministrato dall'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale OMPI – WIPO (World Intellectual Property Organization).

Il marchio internazionale è un'estensione del marchio italiano e del marchio UE.
La procedura di estensione viene fatta con l'ufficio in cui è stato effettuato il primo deposito:

  • in caso di marchio nazionale: la richiesta viene fatta con le modalità riportate nel paragrafo "Estensione di un marchio nazionale";
  • in caso di estensione di un marchio UE, è necessario rivolgersi all’EUIPO (Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale).

L'estensione può essere fatta in qualsiasi momento.

Estensione di un marchio nazionale

Per i Paesi che non hanno aderito al Sistema di Madrid (o comunque se preferito), procedere con singoli depositi nazionali presso ciascuno degli uffici di proprietà industriale.

L'Ufficio Internazionale della Proprietà Industriale (WIPO):

  1. svolge un esame preliminare della domanda;
  2. procede all'iscrizione del marchio nel registro internazionale e alla sua pubblicazione nella Gazzetta;
  3. notifica la domanda ai Paesi designati nella domanda stessa.

Gli uffici dei paesi designati conducono un esame sostanziale della domanda secondo la normativa nazionale. Se previsto dalla propria normativa, il paese designato può emettere un rifiuto provvisorio (entro 12 o 18 mesi).

Dopo l'esame dei requisiti di registrabilità, i titolari di diritti anteriori in quel territorio possono attivare procedimenti di opposizione nei confronti della designazione di marchio.

In assenza di rifiuti od opposizioni, oppure in caso di un loro superamento, il richiedente ottiene la registrazione della designazione nazionale.

Il richiedente è quindi titolare di tanti marchi nazionali quanti sono gli Stati esteri nei quali ha effettuato il deposito ottenendone la registrazione.

Chi può depositare

Per il deposito di una domanda di marchio internazionale il richiedente deve:

  • essere cittadino di uno degli Stati membri contraenti, oppure avere in tali Paesi il domicilio o una stabile organizzazione industriale e/o commerciale, seria ed effettiva;
  • aver già presentato domanda di registrazione di marchio in uno dei Paesi aderenti al sistema.

Priorità

Se entro 6 mesi dalla data di deposito del marchio nazionale se ne estende la validità a livello internazionale è possibile rivendicare la priorità del precedente deposito: ciò consente di far coincidere il giorno del deposito del marchio internazionale con quello nazionale.

Durata

La tutela del marchio dura 10 anni dal momento del deposito internazionale o dalla data di priorità, rinnovabili indefinitamente. Per i primi cinque anni di vita, il marchio internazionale segue le sorti di quello nazionale che è stato esteso. Se per qualsiasi motivo il marchio nazionale cessa di esistere, automaticamente cessa anche quello internazionale corrispondente.

Prenota un appuntamento

Puoi prenotare un appuntamento per richiedere informazioni generiche o effettuare un deposito dalla pagina Prenotazione appuntamento, specificando la sede e il tipo di servizio richiesto.

L'ufficio ti ricontatterà il prima possibile.

Come depositare la domanda

Prima di presentare la domanda effettuare una ricerca di anteriorità, cioè verificare che per le classi dei prodotti/servizi richiesti non ci siano marchi identici o simili depositati antecedentemente.

Documentazione da presentare:

  • Domanda (Mod. MARINT-RI): compilare tramite pc, stampare non in fronte/retro;
  • Una marca da bollo da euro 16,00;
  • Formulario MM2: compilare con l'applicazione Madrid Application Assistant, che permette di importare le informazioni necessarie per la compilazione del form direttamente dalla banca dati dell'UIBM;
  • Formulario MM18, nel caso siano designati gli Stati Uniti d'America (USA);
  • Formulario MM17, nel caso sia designata l'Unione Europea;
  • Ricevuta comprovante l'avvenuto versamento a favore di OMPI/WIPO delle tasse internazionali dovute da calcolare sul fees calculator disponibile nel sito OMPI/WIPO;
  • Versamento di euro 40,00 per diritti di segreteria oppure euro 43,00 e una ulteriore marca da bollo da euro 16,00 nel caso di richiesta di copia autentica del verbale di presentazione;
  • Lettera d'incarico in bollo (16,00 Euro) - solo ed esclusivamente se il deposito avviene a mezzo mandatario/avvocato.

Una volta presentata la domanda, l'ufficio consegnerà al richiedente il "Mod. F24 - Versamenti con elementi identificativi" per il versamento delle tasse di concessione governative, pari a euro 135,00. Riconsegnare tempestivamente la copia del pagamento all'ufficio, via mail o di persona.

I formulari WIPO sono disponibili in lingua francese, inglese o spagnolo.

In caso di rilievi notificati da WIPO, sarà possibile inviare le risposte all'UIBM mediante il modulo Risposta a rilievo.

Come rinnovare la domanda

La registrazione internazionale può essere rinnovata in tutti i Paesi originariamente designati o solo in alcuni di essi dopo 10 anni dalla data di deposito.

Il rinnovo può essere effettuato a decorrere dai 6 mesi precedenti la sua scadenza fino ai 6 mesi successivi. In quest'ultimo caso si dovrà pagare il diritto di mora calcolato da WIPO.

Modalità di rinnovo
La domanda di rinnovo è presentata online a WIPO tramite il servizio E-Reewal.

  • Registrarsi al portale (inserire le proprie credenziali se già registrato);
  • inserire il numero del marchio nazionale di base da rinnovare. Saranno caricate direttamente dal portale le informazioni del marchio stesso, necessarie per il rinnovo;
  • completare la procedura con gli altri dati richiesti. L'importo da pagare sarà calcolato direttamente da WIPO, inclusa l'eventuale mora da corrispondere qualora il rinnovo avvenga nei sei mesi successivi alla scadenza;
  • pagare l'importo con le modalità indicate;
  • inviare tempestivamente la notifica del rinnovo all'UIBM tramite la casella PEC: dglcuibm.div08@pec.mise.gov.it (non esiste comunque un termine di scadenza) con allegati:
    • copia  della ricevuta che attesta l’avvenuto rinnovo rilasciata da WIPO,
    • copia della ricevuta di pagamento delle tasse di concessione governativa di euro 135,00 da effettuare con modello F24-elementi identificativi, utilizzando il codice tributo C302 e indicando come elemento identificativo la dicitura "domanda per rinnovo marchio internazionale".

Seguiti

I casi più frequenti di modifiche successive alla registrazione del marchio internazionale possono riguardare:

  • estensione territoriale a uno o più paesi (MM4) - procedura on line
  • cessione totale o parziale del marchio (MM5)
  • rinuncia ad o uno o più paesi designati (MM7) - procedura on line
  • cancellazione totale del marchio (MM8)
  • modifica della denominazione o dell'indirizzo del titolare del marchio (MM9) - procedura on line


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